В помощь бизнесу. Как не лишиться прав на свой товарный знак

Невнимание к деталям при создании товарного знака и регистрации прав на него может дорого обойтись компании.

О том, к чему может привести здесь человеческий фактор, Naviny.by рассказали юристы адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры».

 

На вкус и цвет товарищей нет?

Товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности. Эти знаки позволяют не только отличать одну фирму от другой, но и разграничивать их товары, работы и услуги.

Закон не обязывает предпринимателей регистрировать свой товарный знак.

Тем не менее, в качестве товарного знака, причем в любом цвете или цветовом сочетании, могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений.

Как правило, компания начинает по-настоящему интересоваться процедурой регистрации тогда, когда осознает, что ее обозначение, которое становится все более популярным, могут незаконно использовать третьи лица.

Сама по себе процедура регистрации знака не очень сложная — она изложена в разделе I закона № 2181-XII и постановлении Совмина № 1719 от 28 декабря 2009 года.

Тем не менее, на этом пути организация может столкнуться с «живыми» подводными камнями, о чем мы и поговорим подробно.

 

Один творец за всех

Если в качестве товарного знака выбрано слово или словосочетание, которое совпадает с названием компании, то регистрация не займет много времени и усилий.

Компании нужно будет только удостовериться, что идентичное или похожее наименование уже не использует другое лицо.

Для такой проверки в Беларуси открыт доступ к базе данных объектов промышленной собственности.

Здесь можно ознакомиться не только с зарегистрированными товарными знаками, но и с заявками на них, которые прошли предварительную экспертизу.

Также в открытом доступе размещен перечень общеизвестных товарных знаков.

Что касается международных знаков, которые охраняются в нашей стране, то их проверку можно провести по бесплатной англоязычной базе данных, которая обновляется ежедневно.

Разумеется, чтобы создать привлекательный (для потребителя) и уникальный (для рынка) товарный знак, нужно приложить много усилий.

Однако на практике создание изображения или символа для будущего знака (а зачастую — поиск какого-либо обозначения) организация поручает одному из своих сотрудников, который будет работать над этим или сам, или привлечет третьих лиц, например, дизайн-студию.

Такое решение компании может привести к возникновению определенных проблем.

 

Проблема пришла, откуда не «ждали»

Если сотрудник решит не прикладывать особых усилий, то он достаточно быстро найдет подходящую картинку в интернете.

В этом случае он вряд ли позаботится о том, чтобы должным образом проверить авторские права на такое изображение или символа.

Как итог, компания рискует получить претензию от правообладателя.

Если же работник решит делать всё сам и подойдет к работе творчески, то созданное им изображение для товарного знака, безусловно, попадет в категорию объектов авторского права.

И поскольку создание таких знаков зачастую не входит в трудовые обязанности сотрудника, то через определенное время он может сам предъявить претензию к компании.

Такие ситуации нередки, если отношения сотрудника с руководством ухудшаются.

Возможны и случаи простой халатности, когда работник создает изображение для товарного знака, а потом увольняется. Права не переданы — и сотрудник, и руководство забыли об этом позаботиться.

В этой связи компании нужно заранее урегулировать все возможные вопросы о передаче прав в своих локальных актах.

Опять же, все документы должны составляться юридически грамотно.

Например, если заключается договор на разработку логотипа, в него обязательно должны включаться положения о передаче прав на созданный объект на основании лицензии или в рамках уступки.

Кроме того, в договоре должен быть урегулирован вопрос о личных неимущественных правах автора.

Это необходимо для того, чтобы избежать претензий как от дизайнера, который создал объект, так и от организации-исполнителя.

 

Регистрация как еще одна слепая зона

Человеческий фактор может негативно проявить себя не только при создании изображения, но и его регистрации в качестве товарного знака.

Нередко работа по регистрации поручается работнику, который недостаточно компетентен в этой области.

Здесь могут возникнуть две главные проблемы, связанные со следующими обстоятельствами.

1. Работник зарегистрирует товарный знак на себя.

Эта практика стала сокращаться в последние годы в Беларуси. Однако до сих пор распространено заблуждение о том, что если товарный знак зарегистрирован на работника компании, то этот знак принадлежит самой компании.

Обычно проблемы, вызванные такой регистрацией, появляются после увольнения работника. Этот человек может открыть свой бизнес и начать использовать обозначение как правообладатель — другим компаниям, в том числе его бывшему работодателю, использовать это изображение будет запрещено.

Вопрос о принадлежности компании прав на товарные знаки достаточно часто встает при проведении процедуры due diligence, когда потенциальный инвестор или контрагент оценивает юридическую чистоту принадлежащих компании прав.

Отметим, что возникновение этой проблемы во многом обусловлено тем, что в Беларуси допускается регистрация товарных знаков на физических лиц. Причем независимо от того, занимаются они предпринимательством или нет.

2. Товарный знак регистрируется без учета международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Зачастую при регистрации некомпетентный заявитель ориентируется только на «основной» класс, который соответствует деятельности компании.

При этом новые, дополнительные или перспективные направления работы компании не учитываются, равно как и особенности классификации товаров, работ и услуг, которые применяются для защиты товарных знаков.

 

Все эти проблемы могут показаться очевидными. Однако белорусская практика показывает, что компании продолжают наступать на грабли.

Поэтому предлагаем вам еще раз проверить, у кого находятся права на ваш товарный знак.